ポールヘイスティングス法律事務所・外国法共同事業  

小澤 享太郎 氏（米国ニューヨーク州弁護士・外国法事務弁護士・東京オフィス 訴訟部アソシエイト）

日本語

(1) バイオサイエンス特許のreissue, reexamination, claim construction ： Amgen v. Sanofi判決後、考慮しておくと為に成る三つのpost-issuance過程

本年5月に、米国最高裁判所はenablement requirementを対象としたAmgen v. Sanofi判決を下し、ハッキリと以下のkey holding（判示）を米国特許法に刻み込みました：「the specification must enable the full scope of the invention as defined by its claim」。則ち、「クレームされた発明の全範囲を、明細書が実施可能にする必要がある」。実質的には、enablementに関する法が「修正」された訳では決してありません。何せ、特許事件を扱う唯一の高等裁判所で在るFederal Circuitは、全く同じ事を、長年に渡って特許権者に要求して来た「歴史と背景」がありますから。とは言え、最高裁がFederal Circuit のholdingを確認・且つ支持した事に因って、今後は「enablement観点からして、行使されたクレームの範囲が広過ぎるのではないか？」という問いが、あちらこちらの地裁で激しく争わられる可能性が大幅に上がりしました。そこで、特に考慮しておきたい点が一つあります。現在、出願中のproposedクレームに於いては、「クレーム範囲が広過ぎる」と見なされるモノに対しては、その範囲をprosecution過程を介して補正し、狭める事が出来ます。しかし、「広過ぎる」既存クレームに対してはどう対処・対応すれば良いのか？本セミナーでは、この後者に当たる「広過ぎる」既存クレームについて、reissue、reexamination、claim construction過程等も含めて、様々な論点を取り上げます。

(2) 「営業秘密」という、知財戦略に於いての置き去りがちな「奇貨居くべき」武器』

営業秘密を有効に活用するには、それなりの労力と時間を費やす必要があります。「営業秘密」とは徹底且つ継続的に維持された「管理（management）」系体を実施して、初めて「価値」を見出す知的財産権です。それ故に、営業秘密をmanageする作業は、時には「面倒くさい事だ」と位置付けられてしまい、置き去りにされがちな傾向があります。しかしそれはかなり勿体無い事です。

「勿体無い」と言えば、歴史好きな私は或る諺を思い出します。「此奇貨可居（これ、奇貨居くべし）」。いわれ、「現時点では、その価値はそう高くない様に見えるが、今からそれに投資しておけば、後に大いに利益を生む見込みがあるモノ」、こう現代語に訳しても、まず差し支えはないでしょう。そして、この二千年以上も前から伝わって来た諺は、当に米国法を踏まえての「営業秘密」に当て嵌まると思います。本セミナーでは、先ず始めに、米国法に於いての「営業秘密とは何か？」を概要的に紹介し、その足場を基に、「何故、営業秘密は、奇貨居くべき武器」かについて、訴訟弁護士の観点を以て、ディスカッションを繰り広げて行きます。

本セミナーは、企業知財部や特許事務所等において米国特許実務に携わっておられる方々にとって、非常に有意義な内容となるものと思われます。多数の皆様のご出席を頂きたくご案内申し上げます。